如何使自己的权益最大化　规则的有效合理利用

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　　通常，申请人就一项发明创造提出实用新型和发明两种专利申请，在发明专利申请具备授权前景时，放弃已取得的实用新型专利权
　　
　　众所周知，我国专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型，其中只有发明专利申请实行实质审查制度，即发明专利申请在经过专利法实施细则第四十四条规定的初步审查后还需要进入实质审查程序。根据专利法第三十九条的规定，发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，国务院专利行政部门才会作出授予其发明专利权的决定。实用新型和外观设计实行初步审查制。对于实用新型专利申请而言，只要该专利申请在根据专利法实施细则第四十四条的规定进行初步审查后，没有发现驳回理由的，根据专利法第四十条的规定，国务院专利行政部门就将做出授予实用新型专利权的决定，即使该实用新型专利申请没有新颖性、创造性和实用性也将被授予专利权，因为根据专利法实施细则第四十四条的规定，审查不包括新颖性、创造性和实用性的审查，即实用新型专利申请在被授予专利权之前是不经过检索的。只有当有人对授权后的实用新型专利提出无效请求后，在后续的无效程序中，才会根据专利法第二十二条的规定审查该实用新型专利的新颖性、创造性和实用性。因此，申请实用新型专利具有申请便捷、可快速获得专利权的特点．但是，由于初步审查不涉及专利申请的新颖性、创造性和实用性，因此，不可避免地具有权利不稳定，容易被无效的特征。为了尽快获得专利权，有效地保护自主创新的知识产权，同时也为了获得长期稳定的专利保护，一直以来，申请人在申请专利时，针对同一个发明创造往往会同时或者先后向国家知识产权局提出一个实用新型和一个发明专利申请，在实用新型很快获得专利权后即可利用实用新型专利权保护自己的知识产权。同时，如果发明专利申请经过实质审查后也具备授权前景，申请人可以在发明和实用新型之间做出选择，根据实际需要选择保留实用新型专利权或者放弃实用新型专利权而获得发明专利权，通过这种方式，专利权人可以根据需要有效地保护自己的发明创造。
　　
　　只要申请人的两项专利或者专利申请权利要求的保护范围不完全相同，就可以同时保留这两项专利权
　　
　　根据专利法第五十六条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。而专利法实施细则第十三条又规定了禁止重复授予专利权的原则：同样的发明创造只能被授予一项专利。因此，在根据专利法实施细则第十三条的规定要求申请人在两个同样的发明创造(例如，一项为实用新型，另一项为发明)之间进行选择时，如何判断两者为同样的发明创造的审查原则应当是审查两者的权利要求的保护范围是否相同，即审查两者权利要求的内容是否相同，只有两者权利要求完全相同才会导致重复授权，因而才需要申请人进行选择以避免重复授权。但是，原审查指南第二部分第三章第6．1节关于同样的发明创造中却规定：两项权利要求保护的发明或者实用新型相同，是指它们的技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期效果相同。根据该原则判断为相同的发明或者实用新型的，申请人就必须在两项相同的发明或实用新型之间做出选择以避免重复授权。是否会导致重复授权是指两项或两项以上的专利或专利申请为同样的发明创造，其判断原则虽与新颖性的判断原则有相似之处，但却不应该完全等同，而上述规定却与第二部分第三章第3．1节规定的新颖性审查原则完全一样，专利申请是否具有新颖性是指在申请日之前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物公开，或者在国内使用公开或以其他方式公开，显然，同样的发明创造与新颖性的定义不同，其审查原则自然也不应当完全相同。而原审查指南却规定了完全相同的判断原则，即根据原指南的规定，当发明和实用新型的保护范围不完全重叠，例如，属于上下位概念的、数值范围重叠的或者是惯用手段直接置换的也属于相同的发明或者实用新型，申请人也必须做出选择，即只能保留其中之一。由于在此种情况下，两者的保护范围不完全相同，申请人无论做何种选择都必将导致权利的损失，这显然不利于对发明创造的有效保护。
　　2006年7月1日开始实施的新的审查指南有效地解决了上述问题。根据新审查指南的规定，申请人可以在没有任何损失的前提下更有效地保护自己的发明创造。新审查指南在第二部分第三章第6节对同样的发明创造的处理中进行了较大修改，解决了原审查指南中“同样的发明创造”与新颖性的“相同的发明或者实用新型”相互混淆的问题，统一了审查标准。
　　首先，新审查指南给出了禁止重复授权原则的定义禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。因此，禁止重复授权是指同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在(参见新审查指南第二部分第三章第6节)。新审查指南同时也给出了同样的发明创造的定义并严格限制了禁止重复授权所适用的法律条款。专利法第九条或专利法实施细则第十三条第一、第二款中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上的申请(或专利)中存在保护范围相同的权利要求(参见新审查指南第二部分第三章第6节)。在6．1节判断原则中删除了原审查指南中与新颖性审查原则完全相同的内容，即两项权利要求所要求保护的发明或者实用新型相同，是指它们的技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期效果相同。将其审查原则修改为：在判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。同时强调，应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与在先发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造(参见新审查指南第二部分第三章第6．1节)。
　　根据上述原则，首先明确的是同样的发明创造的审查仅针对以下两种情况。①不同申请人相同申请日的专利或专利申请；②同一申请人(申请人完全相同)的两件以上的专利或专利申请，并且在先专利或申请的公开日不早于在后申请或专利的申请日，即未构成在后申请或专利的现有技术。不同申请人的先后申请，在先申请不构成在后申请的现有技术时，如果两者为相同的发明或者实用新型，则在先申请构成在后申请的抵触申请，此时在后申请因不具备新颖性而不可能被授予专利权，审查在后申请所适用的法律条款为专利法第二十二条第2款。当然，凡是在先申请的公开日早于在后申请的申请日(无论申请人是否相同)，即在先申请构成了在后申请的现有技术，在后申请自然也就不具备新颖性而不可能被授予专利权，审 查所适用的法律条款也是专利法第二十二条第2款。其次，禁止重复授权审查所适用的法律条款为专利法第九条和专利法实施细则第十三条第1、第2款。最后，也是最重要的，禁止重复授权中“同样的发明创造”的审查不同于新颖性的审查，其不包括上下位概念、数值范围的部分重叠(即范围之间的包含与被包含)、惯用手段的直接置换等情况，即允许上下位概念、数值范围的不完全重叠以及惯用手段直接置换的情况在不同申请人相同申请日的两项或两项以上专利中或者在同一申请人的两项或两项以上专利中存在，前提是在先申请或专利的公开日不早于在后专利的申请日。
　　新审查指南的上述规定，使根据专利法实施细则第十三条对重复授权问题的审查与根据专利法第二十二条对新颖性的审查完全区别开来。根据新审查指南的规定，新颖性中的“相同的发明或者实用新型”与禁止重复授权中的“同样的发明创造”，将不再相互混淆，只要申请人的两项或两项以上的专利或专利申请权利要求的保护范围不完全相同，就可以同时保留这两项专利权。因此，本次审查指南的上述修改对申请人来说无疑是一个非常好的消息。申请人可以充分利用该规则选择一种灵活、稳定的方式来有效地保护自己的知识产权。
　　
　　发明创造完成后，先申请一项实用新型专利，并对该发明创造进一步改进，在实用新型专利申请授权前，提出一项保护范围较大的发明专利申请
　　
　　根据实用新型审批速度快、价格便宜的优点，产品一旦研制出来就立刻申请一个实用新型专利。为了使实用新型的权利尽可能稳定，在申请实用新型时应当尽可能地要求一个保护范围较小的权利要求，最好缩小到具体的实施点，这样的权利要求通常不容易被现有技术所披露，而实用新型专利创造性的要求又相对较低，通常要求保护的技术方案具有新颖性并具有一些实质性特点并有一定的进步就同样会具备创造性，即这样获得的实用新型专利权就会相对稳定。选择一个保护范围很小的专利权对申请人的保护力度显然又不够，因此，在申请实用新型后，申请人可以对该发明创造实行进一步的改进，然后，在实用新型被授予专利权之前再就该发明创造提出一个发明专利申请，申请人可以在发明专利申请中撰写一个保护范围较大的权利要求，或者说在发明专利申请中概括出合适的上位概念或者将可能的变型概括在要求保护的权利要求中，通过实质审查可以判断该发明创造是否具有新颖性和创造性，由此也可判断实用新型专利是否稳定。虽然该发明专利申请与实用新型属于“同样的发明或者实用新型”，但由于权利要求的保护范围不完全相同，因此，它们不属于“同样的发明创造”。因此，按照新审查指南的规定，如果在后的发明专利申请符合专利法的其他规定，则申请人可以在保留实用新型专利权的情况下又可获得发明专利权，从而有效地保护自己的发明创造。
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