浅谈向外申请专利保密审查问题
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【摘 要】论文以跨国企业的视角，分析了涉及多国发明人的专利保密审查申请策略和实践中存在的其他问题，希望能对我国中小企业知识产权战略的制定有所帮助。
【Abstract】From the perspective of multinational enterprises， this paper analyzes the patent confidential examination application strategy and other problems existing in the practice of multinational inventors， hoping to help China's small and medium-sized enterprises in the formulation of intellectual property strategy.
【關键词】专利保密审查;国外专利申请;向外申请许可
【Keywords】patent security check; foreign patent application; permission of abroad application
【中图分类号】D923.42 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2019）06-0090-03
1 引言
当今，技术的创新和贸易的开放使全球生产面貌焕然一新。企业的研发和生产涉及全球越来越多经济体的供应链，带动了发展中国家融入全球经济，为本国经济发展创造机会，刺激经济增长，减轻贫困。当然，科技的发展具有双面性，一方面，新技术的发展可能会让公司蓬勃发展，并引领技术创新和企业革命。另一方面，这些新技术如物联网，人工智能技术和自动化制造的发展可能会导致公司重新调整生产结构，让一些工人面临失业。但无论如何，技术的进步，加速了全球经济结构的转型，让全球企业的决策者看到了研发技术和保护技术的重要性。而知识产权，作为无形资产，以技术、设计和品牌等形式，参与到全球价值链中，一跃成为企业全球布局决策中重要的一环。
2 专利合作协定（PCT）概述
在技术和经济全球化的发展进程中，跨国家跨地区的合作越来越多，制定相关制度来规范和约束各方就显得越来越重要。1883年，由11个国家在巴黎签订了《保护工业产权巴黎公约》，该公约同《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》一起组成全世界范围内保护经济和文化的国际多边条约，开创了协调约束各国知识产权法律的先河。从此，与知识产权相关的国际条约不断涌现，越来越多的国家加入了这些条约来加强国际间的合作，促进本国经济和技术的发展。
中国于1985年正式加入《保护工业产权巴黎公约》，到目前为止，该公约缔约国已经达到177个国家。1993年，中国加入了《专利合作协定》，目前已有152个缔约国。而在最新公开的2019年PCT年度回顾报告中我们可以看到，2018年全年的一些数据已经统计出来。首先，有630000件进入国家阶段的案子，同比增长2.3%;而PCT国际申请案件达到了253000件;申请人的数量较去年也增长了3.8%，达到了54341个。而报告中还提到了女性发明人的占比，达到了17.1%。
3 向外申请的保密审查制度概述
众所周知，专利制度是为了激励技术创新，以公开技术方案来换取一段时间的垄断和保护的一种制度[1]。原则上来说，发明创造的公开，将技术的创新信息进行了传播，给予了市场对于科技创新的动力，促使企业和国家优化并调节技术创新机制，从而促进经济的发展，焕发市场的活力。但是，如果一项新的技术发明涉及国家安全或者重大的利益，像普通专利申请一样的公开无疑会对国家安全或者重大的利益造成损害。所以，对于这些涉及国家安全或重大利益的发明，就有必要采取一定的保密措施。
在PCT缔约国中，有许多国家知识产权相关法律中规定了有关国防和保密专利的制度。原因在于，当专利技术涉及国家的安全，比如发明了一种新型武器。这时，按照公开换取保护的原则来进行公布或者公告，就必然会导致全世界的组织、机构、企业或个人都可以获悉该武器发明创造的方法，进而可能危害到国家的安全。另外，随着国际间合作的增多，企业走出国门成为跨国企业，将产品销往国外。这时就非常有必要在国外进行专利的布局，以保证企业的利益。但同时，基于国家安全和重大利益的考虑，为了保护涉及国家安全和重大利益的发明，有包括中国在内的28个国家规定了向外申请专利的保密审查制度。不同国家的向外申请专利的保密审查规定不尽相同，有些要求发明是在一国国内完成的，有些要求发明人是一国的居民或是国民。如果在一定时间内（每个国家要求不同）就同一个申请向一国的有关部门申请后而没收到禁止向他国申请的保密提醒，一般来说，就视为可以向他国的有关部门申请，或者也可直接向一国有关部门申请保密审查，在得到许可后再向他国提出申请。
我国对于向外申请保密审查制度的法律依据有：《专利法》第20条，《专利法》第71条，《专利法实施细则》第8、9条。另外，在《向外申请保密审查事项服务指南》和《专利审查指南》中也有相关具体操作和规定。因文章篇幅限制，不做过多介绍。读者可自行查阅。 4 相关文献研究和问题的分析
如今，越来越多的企业争相走出国门，以全球化为目标向外发展。其中不乏一些大型跨国企业，因重视专利的布局和积累，使其专利遍布全球。但同时，就会出现一些比如涉及向本国以外申请专利的保密审查问题。在国家层面上看，企业向国内申请专利的环节和向国外申请专利的环节，无论哪个环节被忽略，都不会达到国家期望的将技术保密的效果。从企业方面上讲，向外申请专利的保密审查程序，涉及要遵守不同国家的不同法律要求的问题：对人方面，要根据发明人员的国籍或居住地来判断是否需要某一国的保密审查;对发明方面，各国的要求也不尽相同。如我国专利法实施细则第八条第一款规定：专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。对于界定“实质性内容”来确定发明创造是否在中国完成，李炳林在《保密审查中如何确定发明创造在中国完成》中对该问题提出了论述，即“可按以下办法确定一项发明创造的完成地：直接举证法、承诺法、推定法。”而在《未经保密审查向外国申请专利的法律责任》中，作者指出了现有法律规定的不足。举例：如果申请人就一项在我国境内完成的发明创造向外国申请专利，而并不向我国提交相应的专利申请，那么国务院专利行政部门很难发现这样的行为，并提出了建议，即在专利法中增加以下內容“中国公民就在中国境内完成的发明创造向外国申请专利的，无论是否提交相应的中国专利申请，均应向国务院专利行政部门提出保密审查请求并由国务院专利行政部门就简单事项进行公告”。
首先，如果按照上述方案修改。只规定“中国公民”的义务，对于提交专利申请数量巨大的公司如何进行规制？就像在2008年修改《专利法》之前，专利法第20条的第一款将主体限定为“中国单位或者个人”，实践表明，把外国单位或个人排除在外实属法律上的“漏洞”。另外，对于“无论是否提交相应的中国专利申请，均应提出保密审查请求”，这是值得商榷的。事实上，绝大多数的发明或者是实用新型都不涉及国家安全或者国家重大利益。如果强行规定无论何种情况，只要向外申请就需要提交保密审查，首先这是对于申请人的一种不合理要求，甚至是负担。申请人无论是公司和个人，都会根据自身情况和相关市场情况来平衡和权衡自身的利益。如果申请人不遵守向外申请保密审查相关法律的规定，那其结果就是让其相关专利权变得非常不稳定，一旦别人提出无效宣告，则结果往往是非常不利于该申请人的。而且，《专利法》也规定了违反第20条或受到行政处分或依法追究刑事责任。因此，应该让申请人自行判断是否申请保密审查，然后让其承担因此选择的后果即可，法律对此不应过多干涉。而且，一些个人或者中小企业知识产权管理水平有限，对其要求过高，会加大申请人的申请成本、时间投入和流程工作量，从而阻碍其创新研发意愿。另外，试想如此大量的向外申请保密审查都提交到我国专利行政部门，那其必然会耗费非常多的人力物力去完成这项工作，这是对资源极不合理的配置和消耗。实践中也表明，我国专利行政部门对于向外申请保密审查也存在着积压情况，虽然速度较前几年有略微提升，但平均速度仍然保持在2～4周。如果申请人首次向国外申请且不打算就相关申请回到国内进行申请，在该申请不涉及国家秘密或重大利益的情况下，原则上不能强行规定其必须申请向外申请保密审查的义务。但如果该申请内容真正涉及国家安全或重大利益，就应当交由《专利法》《保守国家秘密法》进行规制即可。集佳知识产权代理有限公司的马旭在《浅析中国专利申请保密审查制度》一文中有着相似的观点[2]。综上，制定法律要结合理论和实践经验，并从整体考虑，以平衡的角度出发，避免“头痛医头，脚痛医脚”。
5 中美向外申请保密审查规定冲突的解决方案
随着越来越多的企业走出国门，越来越多的外国企业在国内落地生根。在各大跨国公司的研究院中，多国共同研究已经变得越来越常见。如在通信领域，关于3GPP标准提案或是5G技术的共同开发，在各大公司，如华为、中兴、爱立信、诺基亚等都会有多国研发人员就相关技术共同开发的情况。如一件发明由来自中国和美国两地的发明人共同完成，或者在往返两国过程中完成。此时，该发明事实上既是在中国境内完成，也是在美国境内完成。因此也会产生一个问题。
众所周知，专利的保护是有地域性的。一个非常有价值的专利，通常申请人是会积极地向其主要市场所在地的多数国家寻求保护。根据上述我国向外申请保密审查的规定，在向外申请前需要进行向外申请的保密审查。美国的法律也有相关的规定[3]。但是，对于上述例子中的申请，作为申请人如果先申请中国专利，就可能违反了美国关于保密审查的相关规定，而如果先申请美国专利，就可能违反我国向外申请保密审查的规定。如此一来，申请人就会身处两边都不讨好的境地。
论文通过一些跨国企业对于该问题的实践研究和相关领域学者的观点，总结出如下解决方案，希望和各界学者探讨研究。方案以国内的外企为例，读者可作为借鉴进行更进一步的研究。
首先可以通过以下方案进行专利的申请：
①直接向我国专利行政部门（CNIPA）申请PCT国际申请，可以直接以英文申请，同时也可以马上进行申请;
②向专利行政部门申请向外申请保密审查，但需要将英文翻译成中文，同时要花2～4周等待保密审查。
第一种情况，如果该发明的发明人中有至少一位的发明是在国内做出，不管其中多少比例是在国内做出的，都要遵守国内相关法律的要求。而根据上述方案，这里最合适的申请方案就是直接向我国专利行政部门提交PCT国际申请。这样避免了申请保密审查要将技术方案翻译为中文的支出。
第二种情况，如果该发明的发明人中至少有一位的发明一部分在国内做出，同时至少有一位发明的一部分在美国做出，这时就需要同时遵守中国和美国的相关法律。而最合适的申请方案就是先向美国专利行政部门（USPTO）申请美国的保密审查（US Foreign filing license），在拿到美国的保密审查之后，向我国专利行政部门提交PCT国际申请。根据我国《专利法》的规定，我国仅针对向外国提交专利进行管制，因此提交技术说明给美国让其进行保密审查而不是正式提交申请是可行的，进而在得到美国的保密审查后，就可以向CNIPA提交PCT申请，或是申请我国向外申请保密审查的同时，提交我国专利申请。另外，美国的保密审查一般是一个星期内就可以得到。根据经验，如果委托一个有经验的美国律所去申请加急审查，有可能在三天左右就可以得到FFL。但是，值得一提的是，如果将上述的步骤反过来，先向CNIPA申请保密审查的行为，可能会被美国官方认定违法[4]。所以在国外学者的研究中，同样建议先向USPTO申请保密审查[5]。另外，对于违反USPTO关于保密审查的后果，即如果申请人擅自将发明专利公开或在国外进行申请，不仅可能导致专利权丧失，而且根据35 USC 186的规定，还将面临最高1万美金的罚款和两年的监禁。但是，申请人如果认为自己非故意，可以提起申诉请求，即追溯国外申请许可的请求。但对于该请求的效果和对于专利权的影响，可能还需要更进一步的研究和探讨。
6 结语
随着国际化进程和国际间合作的加深，企业在走向世界的路途上会经历许许多多的问题。综上所述，虽然该问题只是专利申请中的一小方面，但涉及法律规定之多，问题范围之复杂，仍需进一步的研究和讨论。本文仅对向外申请保密审查中的一小部分问题进行讨论，其中难免有不到之处，也请大家批评和指正。
【参考文献】
【1】尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.
【2】马旭，张可.浅析中国专利申请保密审查制度[J].中国发明与专利，2018，15（03）：90-93.
【3】35 USC 181，35 USC 184.140 Foreign Filing Licenses[R-07.2015][Z].
【4】37 CFR 5.25.Petition for retroactive license[Z].
【5】Carl Oppedahl.Countries with foreign-filing-license requirement[EB/OL].https：//blog.oppedahl.com/？p=384，2014-12-11.
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